美国专利实务：专利说明书

美国专利实务：专利说明书

美国专利说明书的撰写有其独特之处，与中国的专利撰写要求存在显著差异。本文将从背景部分的撰写注意事项、Detailed description部分的撰写策略、预言性实施例的使用等方面，详细解析美国专利说明书的特点。

1. 背景（background）

专利说明书的背景部分一般是介绍本领域的背景和已知的相关技术。但是美国专利法没有规定背景部分必须要包含某些内容，也不要求一定要讨论相关的文献。相反，根据美国专利法，背景里面如果引用了具体文献，或者对文献进行解读，会被认为是申请人自己承认了这个文献可以作为现有技术(prior art)。尤其对于有些文献，即使它的公开日或者申请日在当前申请日前，申请人也有可能要求取消它们作为现有技术的资格，这样这篇文献就不能影响专利性。但是如果这个文献写在了背景里，那么就等于申请人承认了它是现有技术，之后就不能要求取消作为现有技术的资格了。

另外，在背景部分对文献的解读，也有可能对后续的申请过程带来负面影响。比如申请人在背景里讨论了某篇文献包含什么内容，有什么结论，如果在以后申请中，在对审查员驳回的回复里又想说这个文献没有讲了这个内容，或者讲了不同的内容，就可能不被认可。

所以，如果一件申请将来计划进入美国，对于背景部分的撰写要非常慎重。一般要求背景部分尽量的简洁，不需要长篇大论的谈论现有文献，尽量不要出现的文献具体信息，或者对文献做解读。尽量不要用”prior art”这个词。虽然这个词听上去专业，但是这些对之后的专利性可能会产生不利的影响。实际上，在一些投资人或者专业人士评估专利价值的时候，背景部分太冗长，或者过度地讨论文献，会被认为是不利于专利价值的因素，或者是申请人专利策略不成熟的标志之一。

2. Detailed description

说明书的关于发明的详细描述部分，重要作用之一，是支持权利要求。由于中美专利法对说明书支持权利要求的标准有所不同，这一部分在中美实际操作中也经常有差别。这一部分在中国专利里通常称为“具体实施方式”，在美国专利里叫做“Detailed description”。单从字面上看，“Detailed description”似乎更加宽泛一些。事实上也是如此。总体来说，美国专利法对于说明书支持的要求的标准是相对宽松的。判断Detailed description是否支持权利要求，不需要一字不差，甚至不需要一定在字面上明确地表现出来。这种支持可以字面上的，也可以是来自字里行间内在意思的一种支持。更重要的是，一个权利要求如果有多个要素，这些要素可以是由说明书不同段落里面的信息组合在一起分别支持的。

这种相对宽松的要求，使得在美国可能获得的权利要求范围，经常不会只限制在实施例里的非常具体的例子，而是比具体实施例更广。

因此，美国专利的Detailed description除了有具体实施例（比如实验和数据）之外，一般还有一个对于发明的详细描述部分。这一部分对于权利要求中的各个要素的各种可能例子，各种数值的可能范围，发明相关的方法等方面都会有详细的描述。这些描述，经常要比现有权利要求的的范围要广一些。这一部分是否准备的充分，可以直接关系到专利布局策略。Detailed description里的内容，通常不仅要考虑要支持一件专利的一组权利要求，还希望能够支持基于同一发明概念，但是不同方面的权利要求，比如不同领域，不同应用，甚至可能得未来的技术更新。还会考虑这些描述是否覆盖了可能的规避设计，竞争对手的潜在产品（即使和现有产品不一样），等多个方面。这一部分就好像一个图书馆，里面存了关于这个发明概念的很多书，权利要求好比从图书馆里借出的一部分的书。这个图书馆构建的时候，要考虑多次借出不同的书的需要。并且眼光要放在未来的10~15年甚至更长的时间段。

这种准备比较充分的Detailed description，对于一些优先日期较早的核心专利，尤为重要。由于美国专利申请对于继续申请(continuation application)的要求也比较宽松，所以一个好的Detailed description，经常可以支持在继续申请中，获得一些新的权利要求，覆盖申请人自身技术不同方面和新进展，甚至可能覆盖竞争对手的产品。

一个例子就是近来艾伯维公司用来诉百济泽布替尼的一个专利US11672803。这一专利家族最早的专利说明书是为了保护艾伯维的伊布替尼的，在'803专利申请过程中，最初的权利要求中并没有泽布替尼这个结构。但是由于在Detailed description中对于化合物各个组分各种可能的情况都有描述，在申请过程中，艾伯维利用在一个范围很广的总体结构加上专利说明书中不同段描述的heterocyclic ring、fused、ring system等要素，在权利要求中加入了瞄准泽布替尼结构的权利要求，并且获得了授权。

利用详尽的Detailed description的支持，在继续申请中不断挖掘出新的权利要求，在医药以外的技术领域也经常有应用。一个例子是医疗诊断软件公司HeartFlow 的US8315812家族的专利。基于同一个Detailed description，通过继续申请获得了几十件授权专利。利用这种策略，专利武器可以在商业博弈中可以起到攻防两方面的重要作用。

由于中美专利法的不同，从中国进入美国的申请中，往往比较重视具体实验数据的描述，或者具体产品的描述，而对于其他可能情况的描述往往比较简单甚至忽略。这往往相当于放弃了一些有价值的专利保护范围。所以如果一个申请，打算进入美国，在实施例前面的详细描述部分，应该写的比较充分，发明的各个要素，各种可能的情况，都应该尽量考虑到。这样就有可能在美国获得比其他地区保护范围更广的权利要求。

3. 预言性实施例（Prophetic example)

美国专利说明书里的实施例，特别是医药类专利，经常会有一些还没有做，但是打算做的实验研究，作为实施例。这种叫做预言性实施例(prophetic example)。这种实施例，一般是考虑满足可实施性(enablement)的要求。 可实施性要求说明书中提供的信息和数据可以证明业内普通技术人员可以根据专利说明书里的内容为指导，不需要过度实验(undue experimentation)，就可以制做和使用当前发明。对于这一点，如果一项发明的基本框架已经明确，但是还有些实验没有完成，可以在专利说明书中包含这种prophetic example, 里面描述这些未完成实验的具体的方法和预期的结果，然后在申请中通过补交根据prophetic example里面的方法做出来的结果，来支持可实施性。这种策略可以让申请人在某些实验还未完全完成的时候递交专利申请，占据较早的优先日期。

4. 结 语

以上列举了美国专利说明书的一些特点。如果申请人在最开始准备专利申请的时候，美国是目标国家之一，并且是重要市场，需要考虑在撰写说明书的时候针对美国专利法的特点做一些准备。总体来说，美国专利法对于说明书对权利要求支持，继续专利(continuation application)的权利要求范围的规定比较宽松。所以，准备比较充分的说明书，经常可以帮助申请人在美国获得其他国家和地区覆盖面更广，更有商业价值的权利要求。

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