65.8%商标申请被驳回，企业复审有四大应对之道

65.8%商标申请被驳回，企业复审有四大应对之道

在中国，商标申请量连续20年蝉联全球第一，但这也导致了商标注册难度的不断增加。据统计，2022年审结的商标驳回复审案件中，商标注册申请全部驳回的占比高达65.8%。面对如此严峻的形势，企业应该如何应对商标驳回呢？本文将结合具体案例，分析在商标驳回复审中可以采取的有效策略。

商标驳回复审的应对策略

争辩商标自身不近似

目前，中国国家知识产权局（以下简称“国知局”）在商标近似判断的尺度上日趋严格。在驳回复审案件中，单纯强调申请商标的独创性，与引证商标在整体外观、呼叫、含义上的不同，即争辩商标自身不近似的成功几率并不高。但以下几种情形下，有一定成功可能性：

1. 与引证商标近似的文字或图形是商标中显著性较弱的部分时

• 在“冰糖房源及图”案中，小房子图形在第36类的不动产出租和商品房销售等服务上属于显著性较弱的图形。
• 在“净 JOHKASOU” 案中，“净”字在第11类的“污水净化槽”等商品上属于显著性较弱的汉字。

2. 申请商标和引证商标均为具有其他可区分要素的组合商标时

• 如“EASTZHI 及图”案和“正太清及图”案，虽然组合商标中的图形部分具有一定的近似性，但当它与其他的英文或汉字组合，而引证商标也同时具有其他可区分要素时，对商标自身不近似的主张有可能得到审查员的认同的。

提交共存同意书

自2021年起，国知局对同意书的认定态度发生了较大变化，从之前在复审案件中只要提交同意书基本就认可，到把保护消费者利益放在了重要位置而从严把握。目前，只要审查员认为其共存于同一种或类似服务上有可能造成消费者的混淆，则即使出具同意书也基本上都不认可。

1. 未采纳同意书的案例

• 在“小狗图形”案、“微博之夜”案等4个案例中，虽然申请人都在驳回复审阶段递交了共存同意书，但审查员认为，保护消费者利益是《商标法》的立法宗旨之一，当事人对于私权的处分应受前述立法宗旨的制约。虽然引证商标所有人出具了商标共存同意书，但申请商标与引证商标构成近似商标，如若共存于同一种或类似服务上会引起消费者混淆为由驳回了相关申请商标的注册申请。

2. 酌情考虑了同意书的案例

• 在“SWISS DELICE 狄妮诗”案和“东东农场”案中，虽然申请人都在复审程序中递交了共存同意书，国知局做出的结论也对申请商标予以了初步审定，但在复审决定中并未出现对同意书的任何评述，均以申请商标和引证商标在整体构成上尚可区分为由核准了相关商标的注册申请。

3. 完全采纳同意书的案例

• 目前，在驳回复审中直接采纳同意书的案子非常少。在“PILOT”案来看，因在一审判决中法官认为诉争商标与引证商标二、三在构成要素、设计风格等方面存在一定差异，且其权利人已出具商标共存同意函，明确表示同意诉争商标在中国的注册，在无证据表明该共存同意函会对消费者利益造成损害的情况下，应当予以尊重，判定国知局重新作出决定。

引证商标权人注销未实际使用

实务中，我们不时会发现不少引证商标权人（仅限公司）已被注销，丧失主体资格的情况。此时，如下表的“潮好味”案、“岄界 799”案、“龙图形”案、“卡通鱼图形”案、“WOLVES ESPORTS”案五个案件中所示，申请人只需强调“引证商标权人已注销且未对引证商标做出转让等处分，该引证商标实际并未使用，已为市场闲置商标，申请商标与引证商标的并存应不致引起消费者的混淆”，这类主张基本都会被审查员接受。

充分运用中止审理制度

2023年6月，国知局发布了“《评审案件中止情形规范》解读”。目前，在驳回复审案件中以引证商标的状态不稳定请求中止审理的案件越来越多。那么，哪种情况下的中止请求会被审查员接受呢，让我们结合案例来看。

1. 仅有相对理由时

• 从下表的几个案例来看，目前，中止审理申请仍以必要为原则，只有案件审理中涉及在先权利的确定等情形对审理结果有实质性影响的，审查员才会中止审理。即如果该案中的引证商标可能被消除，比如引证商标正在处于名义变更、转让、撤回、撤销三年不使用（以下称“撤三申请”）、异议、无效、期满未续展尚未满一年等情形中时，审查员接受申请人提出的中止审理的请求的可能性大。

2. 同时包括相对理由和绝对理由时

• 如下表“BE CHEF”一案，由于该案驳回理由中除了相对驳回理由，还有违反《商标法》第十一条第一款第(三)项的绝对驳回理由，当审查员认为该绝对驳回理由成立时，引证商标的权利状态就不会对该案审查结果造成实质性影响。因此，在该案中，审查员未接受申请人的中止审理请求，直接做出了驳回决定。

当然，如果在复审案件中，如有机会同时克服相对和绝对驳回理由，还是值得积极尝试复审的。比如在下表所示“马大姐剥皮软糖”、“1664 槟悦啤酒”及“KOKSHETAU KAZAHSTAN TURAN WATER 及图”三个案件，驳回通知中就同时含有绝对驳回和相对驳回理由，申请人为克服第十条第一款第（七）项的绝对驳回理由，分别只针对部分驳回商品进行复审，而同时以引证商标处于驳回复审、撤销三年不使用申请或转让中为由请求了中止审理。在这三个案件中，因为申请人做出的商品删减或限定成功克服了绝对驳回理由，因此，克服相对理由的中止审理的请求也都得到了审查员认可。最终，该三件申请商标都在引证商标不再构成注册障碍后顺利被初审公告。

此外，从该三个案例中，笔者也注意到申请人收到了以《商标法》第十条第一款第（七）项的绝对驳回理由时，如果涉及对商品的质量、原料等特点的误认的，在复审中对指定商品进行删减（国内及国际申请均可）或限定（仅限马德里国际注册申请）是一个非常有效的策略。在该三个案例中，由于申请人分别将其指定商品删减或限定为“软糖(糖果)”、“啤酒”或“水”等相关的指定商品后，都顺利克服了相关绝对驳回理由。

本文原文来自lindapatent.com