外观设计专利权与商标权保护范围冲突问题分析
外观设计专利权与商标权保护范围冲突问题分析
外观设计专利权与商标权作为两种不同的知识产权保护方式，在特定情况下可能会产生冲突。本文通过具体案例，分析了外观设计专利权与在先商标权、商标权与在先外观设计专利权之间的冲突判定标准，并提出了相应的实务建议。
“涂料罐”外观专利侵权案件引发的专利无效案
在笔者经办的“涂料罐”外观专利侵权一案中，被告因制造、销售的涂料产品涉嫌侵犯他人外观设计专利权而被诉至法院，原告外观设计专利主视图如图1所示。后经分析发现，被告在原告外观设计专利申请日之前已经申请了一个图形商标（具体参见图2），并在原告专利的申请日之后、授权公告日之前获得核准注册，认为原告专利主视图与被告的在先注册商标构成相似。基于此，对原告的外观设计专利提起了无效宣告请求，并同时在诉讼案件中提出中止审理申请。
最终，该无效案件的合议组支持了无效请求，认定涉案专利的外观设计产品来源于在先申请的注册商标所有人，损害了在先申请的注册商标所有人的合法权益，涉案专利在同类商标上使用了与在先申请的注册商标相似的设计，与他人的在先申请的注册商标专用权相冲突，不符合专利法第23条第3款的规定。由于涉案外观设计专利被全部无效，对应的侵权诉讼案也以原告撤回起诉而顺利结案。
如前案可见，外观设计或者商标文字或图案通常会直接应用在产品的外包装上，实务中也存在不少涉及外观设计专利权与在先商标权相冲突，以及商标权与在先外观设计专利权相冲突的案例，因此对产品外包装进行知识产权布局有着重要意义。有必要对外观设计专利权和商标权冲突的原因和判断标准进行梳理，从而可以更好地解决或规避权利冲突引发的法律问题。
外观设计专利权与在先商标合法权益的冲突判定分析
外观设计专利权与在先商标权冲突的相关法律规定分布在《中华人民共和国专利法（2020修正）》中第二十三条第三款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》中第十二条、《专利审查指南（2023）》第四部分第五章第7条中。根据上述规定，外观设计专利权与在先商标合法权益是否存在冲突应从如下两方面考虑：
- 在先权益基础：即是否属于“他人在申请日以前已经享有的合法权益”；
- 判断标准：即是否“相冲突”。
在先权益基础分析
在先权益应当以外观设计专利的申请日为基准点，根据商标申请日和商标注册公告日与专利申请日的关系，将商标权分为以下三种情形：
商标注册之日在外观设计专利的申请日之前：
在外观设计申请之前，商标已经被核准注册，故此时的商标属于在先合法权利。外观设计专利的申请日在商标申请日之后，在商标注册日之前：
在外观设计申请之时，商标未核准注册，前述法律规定均没有对申请在前，核准注册在后的在先商标是否属于在先商标权给予明确的说明。《专利审查指南》仅是记载：在先商标权是指在涉案专利申请日之前，他人在中华人民共和国法域内依法受到保护的商标权。
在笔者经办的“涂料罐”专利无效案件中，请求人引用的在先商标权证据具有同样的情况，但目前实务中对此已没有争议，商标的申请权作为注册商标专用权的一种期待权，只要商标最后被核准注册了，且在提起无效宣告请求时，在先商标也处于合法有效状态，该商标申请属于在先合法权益，检索到的案例一也对此有详细的说理。
案例一：在（2023）最高法知行终42号案中：涉案专利如下左图所示，涉案专利的申请日为：2018年05月28日，涉案专利请求保护一项产品名称为“啤酒罐”的外观设计，其罐体中部位置处设置有“V8”图案。涉案商标如下右图所示，该商标的申请日期为2016年12月30日，注册日期为2018年10月28日，注册类别中包括：啤酒。
法院认为：
a.“合法权利”的解释：一般情况下，只要依法享有的、在本专利申请日之前已经取得并在提起专利无效宣告请求时维持有效的权利或者利益，均应包括在内。
b.商标可区分为注册商标和未注册商标，商标人对其注册商标依法享有专用权，对其通过使用已与其取得对应关系，且实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标，亦享有合法权益。
c.本案中，某啤酒公司所主张的在先权利包括两个部分：一是其在本专利申请日前因对“V8”商标的在先申请享有的在先商标申请权益；二是其在本专利申请日前因对“V8”标识的在先使用所享有的在先权益。
d.关于在先商标申请权。商标申请权是一项合法权益，应当受到法律的保护，但其性质上是对注册商标专用权的一种期待权，最终期待的完整权利是注册商标专用权。只有商标获得注册，商标申请的最终权益才得以实现。因此，原则上应以该商标申请是否最终获得核准注册为前提条件对在先商标申请权益予以保护。如果商标申请日在专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并维持有效，在先申请的注册商标就可以对抗在后申请的外观设计专利，用于判断外观设计专利是否与之相冲突。
- 外观设计的申请日在商标申请日之前，但在商标使用日之后：
在外观设计申请之时，商标虽未申请但已使用，如案例一所述，法院已经明确了“实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标，亦享有合法权益”，故商标使用也属于在先合法权益。
审查判断标准分析
是否相冲突，即外观设计专利是否使用了在先合法权益的客体，由于本质上是对商标权的保护，故应当以商标法的是否容易造成混淆或误认的标准来判断。
外观设计整体的结构或图案与商标图案相同或近似：
案例二：如（2017）京73行初696号案件中所示，外观设计专利如左图所示，立体注册商标如右图所示：
法院认为：涉案专利的实施将会误导相关公众认为涉案专利产品与在先商标的商品属于系列商品或存在某种特定关联，容易导致相关公众产生混淆或误认，本院认定涉案专利权与在先商标相冲突。外观设计部分的结构或图案与商标图案相同或近似：
案例三：如编号为6W120642的无效宣告请求案件中所示，外观设计专利如下左图所示，注册商标如下右图所示：
合议组认为：要判断涉案专利中对于相关图案的使用是否系商标意义上的使用，即该标识是否具有区分商品或服务来源的作用。本案中，涉案专利在车轮中央设置图案，其设置位置和在先商标的使用位置相同，其在货箱的后侧中部设置图案，这也是汽车类商品经常设置商标的位置，因此上述图案客观上起到了商标标识的作用。最终宣告该外观设计专利无效。
根据上述分析结合案例可以得知，在外观设计专利与在先商标合法权益的冲突中，针对商标是否属于“在先”的合法权益应依照专利法中的专利申请日的标准进行判断，针对是否属于“相冲突”应采用商标法中对混淆或误认的判断标准进行判断。
商标权与在先外观设计专利权的冲突判定分析
商标权与在先外观设计专利权相冲突的法律规定分布在《中华人民共和国商标法（2019修正）》第九条、《商标审查审理指南》下编的第十四章第2条、《商标审查审理指南》下编的第十四章第3.3.2款中。根据上述规定，是否有冲突应该从两方面考虑：
- 在先权益基础：即“外观设计专利的授权公告日是否早于商标的使用日及注册申请日”，
- 判断标准：即是否“相冲突”。
在先权益基础分析
如案例一所述，未注册商标的使用也具有合法权益，故该商标的在先权益基础应取商标的申请日或商标的首次使用日二者中较早的一个日期（以下简称“商标日）为基准点，对在先外观设计专利权划分如下三种情形：
商标日晚于外观设计专利的授权日：
此时无论是商标的注册申请日还是使用日均晚于外观设计专利的授权日，故此时的外观设计专利属于在先合法权利。商标日在外观设计专利的申请日之后，在授权日之前：
此时的外观设计专利尚未获得授权，现有法律规定中并没有明确规定申请在先授权公告在后的外观设计专利是否属于商标法中的在先权益，但笔者认为，如果该外观设计专利在商标申请日后获得了授权，在先外观设计专利的申请权是否同样如第三部分所述也构成一种期待权而属于在先权益，也是值得进一步探讨的问题。商标日在外观设计专利的申请日之前：
此时无论是商标的注册申请日还是使用日均早于外观设计专利的申请日，故此时的外观设计专利不属于在先合法权益。
审查判断标准分析
是否有冲突，即商标是否与在先申请外观设计专利或依法取得专利权的外观设计专利相同或者近似，是以有无侵犯在先外观设计专利为标准，故应当采用专利法中的整体观察、综合判断的标准。
案例四：如（2020）京行终7068号案所示，申请注册的商标如下左图所示，外观设计专利如下右图所示：
终审法院认为：判断涉案专利与争议商标标志是否相同或近似，应以一般消费者的知识水平和认知能力，遵循“整体观察、综合判断”的判断原则，以两者的整体视觉效果是否相同或近似作为判断标准。
本案中，涉案专利为中空圆柱体软管，管壁为螺旋状纤维环绕的透明材料，在一侧管壁外侧有两条平行的线条，其简要说明中没有关于设计要部的描述。争议商标是由红蓝平行线构成的图形商标。涉案专利与争议商标相比，其主要不同点在于争议商标系以平面形式表现的图案，而涉案专利系以三维立体形状表现的产品设计，二者在构成要素和整体视觉效果上差异明显，未构成相同或近似。
一般情况下，只有将包含该三维形状的设计申请为立体商标时，二者才有可能表现为相同或近似的形式。
根据上述分析结合案例可以得知，在商标与在先外观设计专利的冲突中，判断外观设计专利是否属于“在先权益”的情形应依照商标法中的商标注册申请日及使用日，判断商标与外观设计专利是否属于“冲突”的情形应依据专利法中的标准。
总结及建议
在外观设计专利权与在先商标合法权益的冲突判定中，当已注册商标的申请日或者未注册商标的使用日在外观设计专利的申请日之前，外观设计专利的授权公告日之前该商标已核准注册且处于有效状态下，则其属于在先合法权益，此时涉及到判断外观设计专利是否会侵犯在先商标的权益，因此要判断外观设计专利上的图案是否造成一般消费者对商品来源产生混淆或误认。
在商标权与在先外观设计专利权的冲突判定中，当已注册商标的申请日或者未注册商标的使用日在外观设计专利的授权日之后，则该外观设计专利属于在先合法权利，此时要判断商标的使用是否会侵犯在先外观设计专利权，因此要判断该商标与外观设计专利的整体视觉效果是否有明显差异。
为规避实务中容易出现的潜在纠纷，对产品的知识产权进行合理布局，提出如下几点建议：
分别保护：将商标和外观设计专利分别进行申请，而不建议将商标放入外观设计中进行申请，从而规避因外观设计专利侵犯他人在先商标权而被无效的风险；立体商标在申请时也要注意是否会与在先外观设计专利权构成相同或近似，否则该立体商标也会有被无效的风险。
提前检索：在申请商标或外观设计专利时，可以将核心图案分别在专利数据库、商标数据库中进行图片检索，如果检索到相同或相近（近似）图案，可以提前进行规避设计，以降低使用他人在先合法权益的风险。
保留证据：因外观设计专利侵犯在先权益或商标侵犯在先外观设计专利权而提起无效时，请求人均应当提供证据证明己方是在先权利人或者利害关系人（如：实施相关权利的许可协议、未注册商标的使用证据等）。